좋은 상표를 등록받기가 점점 어려워지고 있다. 시장에서 소비자들이 쉽게 인식하고 타인의 상표와 차별화될 수 있는 좋은 상표 만들기의 어려움은 식품외식분야도 예외는 아니다.

국내외적으로 수많은 기업들이 소비자들에게 자기 상품이나 서비스를 타인의 것과 식별시키기 위한 표지로 짧으면서도 상품이나 서비스 이미지를 좋게 표현하는 명칭을 선점하기 위하여 경쟁적으로 상표등록을 시도하고 있다.

이러한 좋은 상표들은 이미 대부분 선점되어 있는 실정이어서 이제 두 세자의 문자만으로 된 상표를 등록하기란 여간 어려운 일이 아니다.

한편, 오랜 사용과 광고 선전을 통해 국내 또는 해외 시장에서 수요자들에게 이미 잘 알려진 주지·저명한 타인의 서비스표나 상호 등의 명성에 편승하기 위하여 무단으로 타인의 표장을 모방한 서비스표를 상표로 등록하여 사용하려는 시도가 일어나고 있다.


주지·저명 상표 모방 주의해야

상표법에서는 ‘루이뷔통’, ‘샤넬’, ‘맥도날드’ 등 세계적으로 유명한 상표는 타인이 등록받지 못하도록 규정하고 있는데, 이는 그 상표나 서비스표를 등록해 사용하는 행위가 소비자들에게 출처의 오인혼동을 일으켜 공정한 상품유통질서나 국제적 신의와 상도덕 등 선량한 풍속에 위배되기 때문에 특허청 차원에서 그 등록을 불허하도록 하고 있다.

하지만 타인의 선사용서비스표가 주지·저명하지 아니하다면 이를 모방해 출원한 것 자체만으로는 상표법 위반에 해당하지 아니하며, 선사용서비스표의 주지·저명 여부의 판단이 해당 서비스표 출원국내이고 그것도 출원시를 기준으로 하여 판단한다.

이런 경우에 해외 선사용상표권자 입장에서 보면 자국에서 꽤 유명해진 자신의 상표가 해당국에 무단으로 등록되어 오히려 자신의 상품 진출을 막고 침해소송에까지 휘말릴 소지가 생기니 참으로 기막힌 상황이 발생한 것이다.

실제로 최근 국내의 한 외식업체가 특허청에 2001년 서비스표를 출원해 2003년 등록받은 ‘와라와라(WARAWARA)’가 일본의 1위 외식업체 몬테로자의 笑笑(일본어 발음으로 와라와라)에 의해 상표권이 무효돼야 한다는 청구 소송에서 최종 승소해 ‘와라와라’ 서비스표를 계속 사용할 수 있게 되면서 비상한 관심을 불러 일으키고 있다.

분쟁과정에서 1심인 특허청 심판에서 이 업체는 서비스표 등록 후 요식업을 계속해오고 있으며 그 표장을 사용해 2004년 프랜차이즈 사업을 시작한 이래 2009년말 기준 60개 가까운 점포를 운영하고 있고, 2009년 5월 외식업 분야의 한국프랜차이즈 대상을 수상하는 등 성실히 사용해 온 사실 등에 비추어 보면, 이 사건 등록서비스표는 공공의 질서 또는 선량한 풍속을 문란하게 하는 서비스표라고 할 수 없을 뿐만 아니라 출원 당시에 국내에서 유명하다 할 수 없다는 이유로 기각되었다.

2심인 특허법원 무효심판 청구소송에서 몬테로자측은 笑笑(와라와라)가 1983년 5월 23일 설립된 이래 사업규모가 확장돼 1998년에는 매상액 1천억엔을 달성하면서 일본 ‘닛케이마켓팅저널’이 실시한 ‘음식업 매상액 랭킹이 이자카야(선술집 형태의 음식점)부문’에서 1위를 유지하고 있는데, 현재는 자본금 29억엔, 사원수 2800명, 아르바이트 종업원 수 2만5천명에 이르는 저명한 외식업체로 일본 수요자 간에 특정인의 서비스표를 표시하는 것이라고 널리 인식된 선사용서비스표와 유사한 상표로서 부정한 목적으로 사용되었으므로 그 등록이 무효로 되어야 한다는 판결을 받아 냈다.


해외시장진출 상표등록 우선해야

하지만 우리 대법원은 최근 판결에서 특허법원의 판결을 뒤집는 판결을 내놓았는데, 이는 한국에서 착실히 인지도를 쌓은 브랜드에 대해 외국 거대기업이 상표권을 남용하는 것을 인정하지 않은 사례로 결국 자국에서 인정받는 거대 기업도 한국진출을 위해서는 사전에 상표등록 마쳐야 안전하다고 말할 수 있게 되었다.

최근 들어 국내에서 상당한 성공을 거둔 프랜차이즈업체들이 해외 시장 진출을 도모하여 상당한 성과를 거두고 있는가 하면, 반대로 해외에서 꽤 유명해진 프랜차이즈 기업을 내국인이 인수하는 사례가 늘고 있다.

이번 대법원 판결은 국내 또는 외국의 수요자 사이에 해당 서비스표가 현저하게 인식되어 있는지를 살펴보고, 사전에 해당국에 상표등록을 하여 법적인 보호조치를 해 두어야 한다는 것을 말해주고 있다.