중국에 진출한 국내 외식 프랜차이즈 브랜드의 상표권 도용이 심각해 업체가 큰 피해를 입고 있다. 중국 진출 계획이 있거나 검토 중인 브랜드는 해외 상표권 선출원 등 철저한 대비가 필요하다는 지적이다.

㈔한국프랜차이즈산업협회(회장 조동민)는 지난 5일 서울 서초구 협회 세미나실에서 ‘프랜차이즈 중국 상표브로커 대응 세미나’를 개최했다. 이날 세미나는 최근 상표권 도용과 이로 인한 업체의 피해가 속출하면서 대응 방안을 마련하기 위해 열렸다.

세미나에서 중국 상표권 도용 분쟁 소송 전문가인 지심특허법률사무소의 유성원 변리사가 피해 사례와 대처 방안 등을 설명했다.

중국 선출원주의 원칙, 예방이 최선

상표브로커는 다른 업체나 사업자의 상표를 상표권으로 무단 등록해 원 권리자 또는 제3자에게 되팔아 부당한 이득을 챙긴다. 한류 등으로 한국 외식업체의 진출이 활발하고 관련 제도가 허술한 중국에 몰려있다.

유 변리사는 이같은 피해를 막기 위해서는 예방이 최선의 방안이라고 강조했다. 중국 등 해외 진출 계획이 있는 업체는 해당 브랜드의 상표권을 사전에 등록하는 게 좋다. 중국의 경우 선출원주의를 채택하고 있어 먼저 출원한 이에게 권리를 주고 있다. 때문에 해외 진출 전 상표 등록기관인 국가공상행정관리총국에 등록을 마쳐야 피해를 막을 수 있다.

상표출원 시에는 한글과 중문, 영문을 각각 등록해야 한다. 특히 한글은 중국에서 문자가 아닌 그림으로 인식하기 때문에 중문과 영문 모두 출원해야 한다. 컬러는 영향을 미치지 않기 때문에 고려하지 않아도 된다.

또 연관성 있는 상품 또는 서비스업도 확대해 출원하는 게 좋다. 중국 상표권 분쟁의 약 80%는 디자인 관련 소송으로 디자인 권리를 미리 보유하고 있으면 분쟁 중 승소할 가능성이 높다.

도용 시 이의신청·무효선고 청구 소송 제기

유 변리사는 “중국은 상표 등록에 문제가 있더라도 의견 개진 절차 없이 바로 거부 결정으로 넘어간다”며 “지정 상품 명칭과 서비스업 분류에 대한 확인도 필수”라고 말했다.

상표를 무단 도용 당했을 경우에는 중국 당국에 이의신청, 무효선고 청구, 불사용 취소 신청 등 소송을 제기해 되찾아 올 수 있다. 한국에서 상표 출원 후 6개월이 지나지 않았으면 ‘조약우선권’을 주장해 권리를 주장할 수 있다.

브로커와 협상을 통해 회수할 수도 있다. 국내 모 치킨 업체는 지난해 3월 도용 사실을 알고 수 차례의 협상 끝에 브로커의 출원 취하를 얻어냈다. 그는 “상표권 양수 협상에서도 대체 상표 출원과 함께 법률 대응도 동시에 진행해야 협상력을 높일 수 있다”고 덧붙였다.

중국 당국의 행정력을 빌릴 수도 있다. 공상행정관리총국이나 품질기술감독국의 단속력을 이용하면 선점상표나 모조품에 대한 대응이 가능하다. 또 세관 조치로 수입금지 또는 수출 금지도 가능하기 때문에 고려할 수 있다.

유 변리사는 “중국측 사업 파트너에게 프랜차이즈의 권리를 통째로 주는 건 위험하고 최소한 상표권은 지켜야 한다”면서 “분쟁 시 비용과 시간 낭비가 만만치 않기 때문에 사전에 전문가와 협의하는 게 좋다”고 말했다.

이원배 기자 다른기사 보기