[외경시론] 식품분야 특허출원과 진보성 판단의 딜레마
[외경시론] 식품분야 특허출원과 진보성 판단의 딜레마
  • 김상우
  • 승인 2014.01.27 08:36
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이성우 새빛국제특허법률사무소 대표변리사
식품분야 특허출원에 대한 의견이 분분하다.
우선 식품분야는 전통적으로 오래동안 먹어오던 먹을거리에 관한 것이어서 특허가 될 것이 없다는 것이고, 다음으로 식품은 조성물 형태인데 조성비율을 바꾸면 피해갈 수 있어 특허를 받으나 마나 한게 아니냐는 이야기가 항간에 떠돌고 있다.

원래 특허의 대상은 특허법 제 2조에 ‘자연법칙을 이용한 것으로 고도한 것’으로 조성물이나 물건 또는 제조방법 등 구체화된 모든 기술이 대상이 되며 인간을 제외한 미생물과 동식물에까지 특허를 인정하는 등 특허 범위가 점차 확대되고 있다.

특허제도는 기술이 사장되지 않도록 발명자가 자신의 기술을 특허청에 출원하여 공개하는 댓가로 출원일로부터 20년간 독점배타적 소유권인 특허권을 부여하는 데 있다. 근본적으로 특허 받을 수 있는 발명은 출원일을 기준으로 새로운 것이어야 하고 실행 가능한 것이어야 한다.

좀처럼 새로운 발명이 없을 것 같은 식품분야에도 초미세 혼합분쇄기 등 정밀기계와 식소재가 속속 개발되고 안전성과 기능성 연구의 발달로 다양한 식품들이 개발되어 특허출원되고 있으며 이에 특허를 부여할지 말지를 특허청 식품담당 심사관이 결정 한다.

최근 특허청에는 매년 20만건 이상의 특허가 출원되고 있으며 식품분야 특허출원도 급증하고 있어 보통 특허출원한지 1년 6개월 쯤 되어야 차례가 와 심사에 착수된다. 심사관은 특허요건인 신규성, 진보성 등을 심사하여 출원 시점에서 선행기술이 존재하던가 실현가능성이 없는 요소가 있으면 거절이유를 통지하고 의견제출의 기회를 주며, 출원인은 변리사 등과 상의하여 선행기술을 피해서 청구범위를 축소하는 보정을 하거나 심사관을 설득하는 의견서를 제출하여 재심사를 받게된다.

결국 특허심사는 출원 시점으로 전 세계 모든 공개된 자료와 시판된 제품이 신규성을 부정하여 특허받을 수 없도록 하는 선행증거로 사용되며 전 세계 각국 특허청도 비슷한 심사기준으로 운용되므로 우리나라 특허청에서 특허되면 일단 전 세계 최초로 개발되었거나 시판된 것으로 추정하면 된다.

그런데 신규성 요건은 특허발명의 구성요소들이 하나의 선행기술에 다 포함된 경우에 동일한 선행기술이 존재하는 것으로 보야 신규성이 없다는 이유로 거절하지만, 구성요소가 선행기술의 구성요소와 다른 경우에 그 차이점이 통상의 기술자가 용이하게 실시할 수 있는 정도인 경우에는 진보성이 없다는 이유로 거절한다. 즉 이를 다시 말하면 특허가 허여되는 순간은 그 발명특허기술의 신규성과 진보성이 인정되어 전 세계의 당분야 기술수준을 넘어 최일선에 나서는 순간이라 할 수 있다.

발명의 구성요소간 결합관계 따져야

실제로 특허심사에서 출원발명과 동일한 선행기술은 발견하기 힘들지만, 심사관이 출원발명의 구성요소를 쪼개 각각 공지문헌을 찾아 출원발명을 공지기술로 본다면 너무나 쉽게 특허성을 부정할 수 있으므로, 심사관의 과도하게 넓은 진보성 판단 태도는 특허받기 힘들게 하고 발명의욕을 저하시켜 산업발전을 저해할 수 있을 뿐만아니라, 특허청과 출원인 사이에 분쟁으로 번져 종종 심판청구나 특허법원 소송으로 이어진다.

최근의 판례동향을 보면 “특허청구범위의 청구항이 복수의 구성요소로 되어 있는 경우에는 각 구성요소가 유기적으로 결합한 전체로서의 기술사상 진보성의 판단기준이 되는 것이지 각 구성요소가 독립하여 진보성 판단의 대상이 되는 것은 아니므로, 어느 특허발명의 진보성 판단의 기초가 되는 기술적 구성의 곤란성을 평가함에 있어서도 과제의 해결원리를 배제한 채 특허청구범위에 기재된 복수의 구성을 하나하나 분해한 후 비교되는 발명의 대응구성요소로부터 각각 분해된 개별 구성요소를 도출하는 데 기술적인 어려움이 있는지 만을 따져서는 아니 되고, 특유의 과제의 해결원리에 기초하여 그 발명에 채용된 특유한 구성요소들과 나머지 구성요소들 사이의 결합관계를 포함하여 유기적으로 결합된 전체로서의 구성의 곤란성을 살펴보아야 할 것이다(특허법원 2007. 4. 6. 선고 2006허6099 판결).”』라고 판시하고 있다.

과도한 진보성 판단 잣대 출원의욕 꺽어

특허발명의 진보성 판단은 출원인이나 특허청 심사관이나 그 사이를 조정하는 법관들 사이에 딜레마로 존재하고 있으며, 특히 식품분야는 관계하는 모든 사람이 먹고 있고 잘 알고 있다고 생각하는 분야라 더욱 그렇다. 자칫 너무 잘 안다고 넓은 진보성 잣대를 들이대 특허출원 의욕을 꺽고 있지는 않은지 생각해볼 일이다.

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